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知的財産判例に学ぶ企業活動(9)

2019-03-15 公開
弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏

2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/

知的財産判例に学ぶ企業活動(9)

パッケージ商標の商標権について, パッケージに含まれる文字商標を引用され無効とされるのか?


 今回は,複数の構成要素からなるパッケージ商標についての商標権(「本件商標」)は,文字商標(「引用商標」)を引用して,無効にされるのかが争われた,近時の商標判例を紹介します。

1.事案

 本件は,引用商標の商標権者である被告の請求に基づき,原告の有する本件商標が商標法4条1項11号(他人の先願登録商標との同一又は類似)に該当するものとしてその登録を無効とした審決の取消訴訟です。争点は,①本件商標の認定(要部,称呼)の誤りの有無,②引用商標と本件商標との類否判断(称呼,取引の実情)の誤りの有無及び③平等原則違反の有無ですが,ここでは紙面の都合上,上記①及び②についてのみ説明します。

2.知財高裁の判断

 知財高裁は,上記各争点①,②につき,審決の判断には誤りがなかったとして,次のように判示しました。
①本件商標の認定(要部,称呼)の誤りの有無
「…ごくありふれた形状・色彩で目立たない模様地が付されただけの缶容器の図柄に,他には識別力がないか極めて弱い文字しか付されていない中で,「Tivoli」との我が国ではあまり馴染みのない地名が,最も注目されやすい書体で目立つ位置に付されているのであるから,本件商標に接した取引者,需要者は,「Tivoli」との文字に強く印象付けられ,これを商品の出所識別標識としてとらえるものと認められ,本件商標の要部は,「Tivoli」との文字部分というべきである。」
「原告は,「Tivoli」の文字は一義的に「ティボリ」と称呼される旨を主張する。しかしながら,そもそも国語辞典にすら「Tivoli」が「チボリ」と称呼されることが記載されているほか(甲33),「Tibet(チベット)」「ticket(チケット)」…など一々枚挙するまでもなく,外来語において「Ti」又は「ti」を「チ」と読む例は多数あるのであり,我が国において,「Ti」又は「ti」を「ティ」と発音するか,「チ」と発音するか,いずれかを断定すべき合理的な根拠はない。したがって,少なくとも,「Tivoli」の文字が,一義的に「ティボリ」とのみ称呼されるといい得ないことは明らかである。」
②引用商標と本件商標との類否判断(称呼,取引の実情)の誤りの有無
 「「Tivoli」が「チボリ」と称呼され得る以上,本件商標の要部である「Tivoli」と引用商標の「チボリ」は称呼を同一にするものであるから,上記主張は,両商標が称呼上類似するとの審決の結論を左右するものではない…」
「原告は,菓子業界には,特定の文字を使用する「パッケージ商標」を付された商品と当該特定の文字を使用する商品とに出所の誤認混同を生じさせるおそれがないとの取引の実情がある旨を主張するが,何らこれを裏付けるに足りる証拠を提出せず…,そのような取引の実情を認めることはできない」

3.本裁判例から学ぶこと

 知財高裁では,パッケージ商標の一部が要部と認定されることにより,本件商標と引用商標が類似であると判断され,結果として本件商標にかかる商標権は無効とされました。
 一方,特許庁での審査段階では,本件商標は,引用商標に基づいて拒絶されずに登録となっています。
 このように判断が分かれた理由は,結合商標から構成要素の一部を抽出して類否を判断することは原則として許されないという過去の裁判例がある一方で(「氷山事件  」,「つつみのおひなっこや事件」  )、本件のように精緻な認定により要部認定をすることも可能であるからです。
 結合商標の類否判断は,高度な専門知見を要します。本件のように,微妙な引用商標が存在する場合,出願段階で,専門家の判断を仰ぐことが肝要です。




※「THE INDEPENDENTS」2019年2月号 - p27より

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