FAQ | サイトマップ
初めての方マイページ

中小ベンチャー企業に資する知財活動

2017-04-21 公開
弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏

2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/

中小ベンチャー企業に資する知財活動

IT・ソフトウェア分野における特許(4)


1.はじめに

 前回までのコラムでは,特許出願により自社特許を取得して自社のビジネスを保護するという視点からお話しを進めてきました。今回のコラムでは,他社特許に関する特許紛争に巻き込まれないためのポイントをお話しします。

2.IT・ソフトウェア分野のベンチャー企業の特許紛争

 近年では,ベンチャー企業の知財マインドも高まっています。専門家に依頼して適切な特許権を取得しようとする動きも多くみられるようになりました。弊所でもベンチャー企業様から相談が増加傾向にあります。IT・ソフトウェア分野のベンチャー企業も例外ではありません。
 近時では,IT分野に属する同業のベンチャー企業間で,特許侵害訴訟が提起された事案が注目されています。クラウド会計ソフトを提供するfreee社が自社の特許権を侵害されたとして,同業のマネーフォワード社に対し,同社が提供するMFクラウドの販売等の差止めを求めた事案です。

「クラウド会計ソフトを提供するベンチャーのfreee(フリー,東京・品川)が同業のマネーフォワード(東京・港)に対し,特許権侵害を理由とした差し止め請求訴訟を東京地裁に提起したことが7日分かった。」
(日本経済新聞電子版2016/12/8から引用,
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO10414420X01C16A2TJC000/)2016/12/8)

 一般に,特許権侵害訴訟が認容されると,製造販売の中止や損害賠償を支払う義務が生じます(特許訴訟では高額の損害賠償となるケースも少なくありません)。また,特許権侵害訴訟は専門訴訟ですので,弁護士費用も相当程度は必要となります。さらに,他社の知的財産を侵害しているという事実は,社会的信用にも影響しますので,上場等に影響が出る可能性もございます。 したがって,特許訴訟には被告側として巻き込まれないほうが良いことは,言うまでもありません。

3.特許紛争に巻き込まれないようにするためには

 では,どうすれば特許紛争に巻き込まれないように防衛できるのでしょうか。
 特許紛争に巻き込まれないようするための防衛策としては,特許クリアランスがあります。特許クリアランスとは,自社ビジネスが他人の特許を侵害していないかの調査・評価のことです。
 一般的な特許クリアランスでは,まず,①自社事業に用いられる自社技術を特定します。そして,②特定した自社技術に対し特許調査を実施します。この特許調査で抽出された特許権について,③精緻に特許と自社技術の対比を行い,危険特許を精緻に炙り出します。危険特許がなければ,一安心です。他方,危険特許が抽出された場合には,(a)先使用権の有無の確認,(b)無効資料調査,(c)設計変更,(d)ライセンス交渉,等を検討することになります。
 この特許クリアランスは,①~③の全部を専門家に依頼することも可能ですが,①及び②は自社でも行うことができる場合があります。近時では,無料で使用できる特許検索のデータベース(「特許情報プラットフォーム(J-platPat)」)が充実しており,これを用いて①及び②を,自社で実施するケースもあるようです。ただし,③については特許侵害訴訟の知見等を要するので専門家による判断を仰いだほうがよいかもしれません。
 特許クリアランスを実施することで,特許紛争に巻き込まれるリスクは格段に減りますので,ビジネスの方向性が固まった段階や相当程度売上が見込める段階等の節目において,特許クリアランスを実施することが好ましいといえます。
 弊所でも,特許クリアランス業務は日常業務としてサービス提供しております。不明点等ありましたら,何なりとご相談いただければと思います。

※「THE INDEPENDENTS」2017年4月号 - p22より

THE INDEPENDENTS 最新号


【2017年5月号】

サイバーステーション(株) 福永泰男
ArchiTek(株) 高田周一
(株)グローカル・アイ 田﨑和弘
高橋製瓦(株) 高橋陽介
北川ダイヤモンド工業(株) 北川大輔

イベントスケジュール

5月
東京
8日(月)
浜松
16日(火)
京都
19日(金)
東京
24日(水)
東京
27日(土)
6月
広島
1日(木)
京都
3日(土)
東京
5日(月)
新潟
28日(水)
福岡
30日(金)
7月
東京
3日(月)
大阪
13日(木)
名古屋
14日(金)
8月
京都
3日(木)
東京
7日(月)
9月
東京
4日(月)
10月
東京
2日(月)
11月
東京
6日(月)
12月
福岡
1日(金)
東京
4日(月)
▼展開する

THE INDEPENDENTS CLUB お知らせ