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中小ベンチャー企業に資する知財活動

2017-03-24 公開
弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏

2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士25名・スタッフ13名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/

中小ベンチャー企業に資する知財活動

IT・ソフトウェア分野における特許(3)


1.はじめに

 前回のコラムでは、IT・ソフトウェア分野の特許要件及び出願動向についてお話ししました。今回は、IT・ソフトウェア分野におけるノウハウについて特許出願するべきか否かの判断ポイントを説明します。

2.特許出願をするか、出願せずにノウハウとして保護するかの切り分け

 新しい発明が生まれたとき、予算があれば特許出願した方がよいと思われがちですが、実はそうではありません。特許出願をすると、出願の日から1年6ヵ月経過後に、発明の内容がすべて公開されるルールになっています。これは、技術を公開することの代償として排他的な特許権を取得させるという特許制度の趣旨からすると当然の帰結なのです。この特許公開制度の下では、出願書類に自社のノウハウが記載されていると、それが公開されて、無償でノウハウを他社に教示することにもなりかねず、重大な企業損失となる可能性があります。もちろん、特許技術が模倣された場合に、権利行使ができれば良いですが、模倣した技術に対し権利行使ができなければ、特許出願により単にノウハウが世界的に公開されただけとなってしまいます。したがって、特許出願するかのポイントは、権利行使ができるのかという点(権利行使は原告に立証責任があるので、要は、製品を入手して侵害発見が可能かという点)が重要になります。また、後発企業が、その後技術の公開にかかわらず容易に到達できる技術であれば、権利を取得しておいた方が得策となることもあり、この点も出願するかのポイントとなりえます。
 以上を考慮すると、特許出願をしない方がよい場合とは、①侵害品を入手、分析等しても特許侵害が検出することができない場合であって、②同業他社が容易には創作できないであろう場合であります。上記①・②の要件にいずれも当てはまれる場合、ノウハウとして原則秘匿する、当てはまらなければ特許出願を検討するということになります。

3.ノウハウを流出させず、有効な特許を取得する方法

 一般的に、ソフトウェア特許、ビジネスモデル特許に代表されるアルゴリズム発明は侵害の発見が難しいと言われています(上記①)。アルゴリズムの処理を特許請求の範囲に記載しても他社製品がそのようなアルゴリズムで処理を行っているかはコンピュータの内部処理であるため立証することが困難だからです。しかしながら、ソフトウェア発明だからといって特許出願をすぐに諦める必要はありません。特許明細書の記載を工夫して、データ・フローやコントロール・フロー、信号の入出力といった外部的に表れる要素を記載することで検出可能性を上げ、侵害発見の容易性を上げることが可能です。
 また、検出可能性に鑑み、どこまでの内容を出願するかの判断や、ノウハウを流出しない特許明細書の記載方法も重要となります。一方で、特許明細書には「当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものであること」という記載要件が課されており、この要件を満たしながら、強い権利に仕上げていくことがIT・ソフトウェア分野での難しさでもあり、重要な点です。
 弊所では、特許出願すべきか、ノウハウとして秘匿すべきかについてのご相談から、検出可能性を上げるための特許明細書の書き方、ノウハウとして秘匿すると決めた場合に有効な情報管理の在り方までコンサルティングを行っておりますので、ご興味のある方はご相談ください。


※「THE INDEPENDENTS」2017年3月号 - p22より

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