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中小企業の特許戦略・事業戦略第21回

2015-01-30 公開
弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司 氏

2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、日立製作所にて特許業務等に従事
2003年弁理士試験合格(同年12月登録)
2005年特許コンサルタントとして活動
2005年04月大阪大学高等司法研究科入学、2008年03月修了
2009年09月司法試験合格/11月司法研修所入所(新63期)
2010年12月弁護士登録
2011年01月内田・鮫島法律事務所入所

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
http://www.uslf.jp/

中小企業の特許戦略・事業戦略第21回

強い特許(4)

■ 前回まで  前回までに、「強い特許=必須性×検出性×有効性」であることをお伝えしました。

 そして、有効性を確保するためには、的確に公知技術とその課題を把握し、把握した内容を明細書に記載することが重要であることを述べました。

 今回は、ベンチャー・中小企業が強い特許を取得するために、どういう手順を踏めばよいのかについてお伝えしたいと思います。

■ 強い特許を取得するために
 強い特許があれば、他の特許は不要です。つまり、無駄に出願する必要がなくなり、特許に掛けるコストを抑えることができます。

 では、強い特許を取得するためにはどうすればよいでしょうか。

 この点、エンジニアや社長が弁理士に依頼するというのが通常の手順です。ここで注意しなければならないのが、その弁理士の成果物である明細書をきちんとレビューする人がいるでしょうか。もちろん、技術的に正確なことを記載しているかのレビューは可能だと思います。しかしながら、単に、自社製品をカバーする技術的に正確な特許であるかどうかのレビューにとどまらず、「強い特許」かどうかのレビューが必要です。

 また、出願時に「強い特許」であることの確認ができても、その後の時代の変遷により「強い特許」とはいえなくなる場合もあります。したがって、審査請求時に「強い特許」かどうかを確認し、必要に応じて特許請求の範囲を補正する必要があります。

 実際に「強い特許」をレビューするには、「強い特許」とはなんたるかを肌身に染みて理解しておく必要があり、なかなか容易なことではありません。そこで、外部の専門家をリテインすることをお勧めします。企業の知財部のような知財の専門家をリテインできれば、自前で知財の専門家を雇用するよりも安く済みます。会社が大きくなるまではそういった工夫も必要です。それでも、スタートアップの段階では、外部の専門家をリテインするための報酬すら惜しいかもしれません。その段階では、自分で明細書をレビューする必要があります。その際は、弁理士の作成した明細書を鵜呑みにすることなく、トコトンやるほかありません。幸い、特許の裁判に関する実務書などは多く出版されていますので、そういった実務書を片手に、レビューされることをお勧めします。

 以上、中小企業の特許戦略について、21回にわたり、お伝えしてきました。このようコラムを書いてきたのは、日々の業務で、優れた技術を持つベンチャー・中小企業の保有している特許が必ずしも「強い特許」ではないと感じたからでした。このコラムがどれほどお役にたつか分かりませんが、一助になれば幸いです。


※「THE INDEPENDENTS」2015年1月号 - p19より

【中小企業の特許戦略第18回】強い特許(1)
【中小企業の特許戦略第19回】強い特許(2)
【中小企業の特許戦略第20回】強い特許(3)


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