１　はじめに

　前回は、ＰＯＣで創出された成果について、契約と特許明細書を一体として設計することの重要性について述べました。

　今回は、その続編として、さらに一歩踏み込み、契約を踏まえた「特許請求の範囲（請求項）」の作成について検討します。

　ＰＯＣで生じた発明について特許出願する場合、発明者を正しく特定することは当然ですが、それだけでは十分ではありません。どのような請求項を作成するかによって、単独発明か共同発明かという評価にも影響し得るからです。

２　単独発明と共同発明

　例えば、スタートアップＸ社と大企業Ｙ社がＰＯＣを行ったとします。契約では、「単独で創作した知的財産は創作者に帰属し、共同で創作した知的財産は共同帰属とする」と規定されています。

　Ｙ社は「工場の生産効率を向上させたい」という一般的な課題を提示し、Ｘ社が、その解決手段として技術Ａを創作しました。この場合、前回述べたとおり、Ｘ社の単独発明として整理できる可能性が高いでしょう。

　しかし、その後のＰＯＣにおいて、Ｙ社の技術者が技術Ｂという具体的な解決手段を提案したとします。

　ここで、特許請求の範囲をどのように記載するかが問題となります。

３　請求項によって共同発明となる？

　例えば、以下の二つの請求項を考えてみます。

　①であれば、発明の本質的部分をＸ社が創作したものとして、Ｘ社の単独発明と整理できる可能性があります。

　他方、②では事情が異なります。Ｙ社が創作した技術Ｂが発明の本質的部分を構成するのであれば、Ｙ社側の技術者も発明者となり、契約上も「共同で創作した知的財産」として共同帰属となる可能性があります。

つまり、同じＰＯＣ成果から生じた特許出願であっても、何を請求項に取り込むかによって、契約上の権利帰属まで変わり得るのです。

４　広い請求項が常に正解とは限らない

　特許実務では、発明を適切に一般化し、できるだけ有効な権利範囲を確保することが重要です。

　しかし、ＰＯＣ成果の特許出願では、技術的観点だけから請求項を作成してはなりません。

　相手方が創作した技術まで請求項に取り込むことで、一見すると充実した発明になる反面、本来自社に単独帰属させることができた発明が共同帰属となり、将来のライセンスや事業展開に制約が生じることもあります。

したがって、請求項を作成する際には、「この構成を誰が創作したのか」を確認するとともに、ＰＯＣ契約の成果帰属条項を確認することが重要です。

５　小括

　特許請求の範囲は、技術だけを見て作成するものではありません。特にＰＯＣ成果を出願する場合には、契約書を横に置いて請求項を書くという発想が必要です。

　契約と特許出願を一体として設計することが、自社が創出した技術を確実に自社の競争力につなげる第一歩となるのです。

以　上

※「THE INDEPENDENTS」2026年9月号 P.11より
※掲載時点での情報です

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所　弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏
2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、（株）日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。

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